특허가 만료한 스파이더맨 장갑에 로열티를 계속 지급하라!

스파이더맨처럼 거미줄이 나오는 장갑(U.S. Patent 5,072,856)으로 1991년 특허를 받은  Stephen Kimble은 1997년 Marvel 엔터테인먼트사로부터 최초에 $500,000을 받고 판매에 따라 3% 로열티를 지급받기로 했으나, 그 로열티가 언제까지인지가 계약에 명시되어 있지 않아 문제가 되었다.

특허만료 이후에도 로열티를 지급하기로 한 특허 라이센스 계약은 "당연 위법"이라고 판단한 이전 판결인 Brulotte v. Thys Co., 379 U.S. 29 (1964)에 근거하여, Marvel 엔터테인먼트사는 2010년 특허만료에 따라 더이상 로열티를 지급하지 않으려 소송을 제기했다. ​

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그러나 Marvel사는 지난 6월 22일 Kimble v. Marvel Entertainment,LCC, 576 U.S.__,135 S. Ct. 2401 (2015)에서  6:3으로 지고 말았다. 연방대법원은 이번 사건에서 이전 판결과는 달리 거래상 위험과 보수부담에 관한 당사자간 계약의 자유에 손을 들어주었다.

​이번 판결을 둘러싸고 미국에서 찬반논란이 이어지고 있다. 우리로서는 이 판결을 통해 최근 M&A에서 중요한 거래의 대상이 되는 IP의 경우, 서로 어떠한 경제적 기대를 가지고 어떠한 계약관계를 구성하는가가 큰 차이를 가져온다는 것을 알 수 있다. IP와 관련한 계약에 있어서는 고도의 전략적 접근이 필요하다. 

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* 참고

​Kimble v. Marvel Entertainment,LCC, 576 U.S.__,135 S. Ct. 2401 (2015)

​Brulotte v. Thys Co., 379 U.S. 29 (1964)​

Erica D. Klein and Jodi Rosensaft, Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP, The Supreme Court's Decision on Kimble v. Marvel Entertainment: Where Patent Law Overrides Freedom to Contract, (2015.09.24) in
IP Due Diligence in Corporate Transactions, NYSBA, pp.3-33, Nov. 10, 2015