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특허가 만료한 스파이더맨 장갑에 로열티를 계속 지급하라!

연구소 0 1,112

스파이더맨처럼 거미줄이 나오는 장갑(U.S. Patent 5,072,856)으로 1991년 특허를 받은  Stephen Kimble은 1997년 Marvel 엔터테인먼트사로부터 최초에 $500,000을 받고 판매에 따라 3% 로열티를 지급받기로 했으나, 그 로열티가 언제까지인지가 계약에 명시되어 있지 않아 문제가 되었다.


특허만료 이후에도 로열티를 지급하기로 한 특허 라이센스 계약은 "당연 위법"이라고 판단한 이전 판결인 Brulotte v. Thys Co., 379 U.S. 29 (1964)에 근거하여, Marvel 엔터테인먼트사는 2010년 특허만료에 따라 더이상 로열티를 지급하지 않으려 소송을 제기했다.

그러나 Marvel사는 지난 6월 22일 Kimble v. Marvel Entertainment,LCC, 576 U.S.__,135 S. Ct. 2401 (2015)에서  6:3으로 지고 말았다. 연방대법원은 이번 사건에서 이전 판결과는 달리 거래상 위험과 보수부담에 관한 당사자간 계약의 자유에 손을 들어주었다.

 

​이번 판결을 둘러싸고 미국에서 찬반논란이 이어지고 있다. 우리로서는 이 판결을 통해 최근 M&A에서 중요한 거래의 대상이 되는 IP의 경우, 서로 어떠한 경제적 기대를 가지고 어떠한 계약관계를 구성하는가가 큰 차이를 가져온다는 것을 알 수 있다. IP와 관련한 계약에 있어서는 고도의 전략적 접근이 필요하다. 

* 참고

​Kimble v. Marvel Entertainment,LCC, 576 U.S.__,135 S. Ct. 2401 (2015)

Brulotte v. Thys Co., 379 U.S. 29 (1964)​

Erica D. Klein and Jodi Rosensaft, Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP, The Supreme Court's Decision on Kimble v. Marvel Entertainment: Where Patent Law Overrides Freedom to Contract, (2015.09.24) in
IP Due Diligence in Corporate Transactions, NYSBA, pp.3-33, Nov. 10, 2015

 


 

 

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